關于“地名”條款，高沃律所再增訴訟成功案例——談“桂大人及圖”商標駁回復審行政訴訟案

作者：商標訴訟部 付姣偉

捷大喜訊，2021年新年伊始，北京知識產權法院審結了原告“江蘇金天下國際旅游有限公司”（以下簡稱“金天下公司”）提起的“桂大人及圖”商標權駁回復審一審行政訴訟案件，作出（2020）京73行初4445號《行政判決書》，最終判決撤銷被告做出的商評字[2020]第0000017653號駁回復審決定，責令被告重新做出決定。這是繼“順酒德米”、“滬咪云和”、“寶安全”等關于地名條款維權成功后，北京高沃律師事務所代理的又一訴訟成功案例。

商標信息

申請商標標識：

指定使用服務項目（39類別）：運送旅客,旅行陪伴,觀光旅游運輸服務,安排旅行,旅游交通安排,為個人和團體協調旅行安排,旅行預訂,為旅行提供行車路線指引,包裹投遞,運輸；

案情分析

江蘇金天下國際旅游有限公司于2018年12月10日申請注冊第35214372號“桂大人及圖”商標，經國家知識產權局審查予以駁回。“金天下公司”不服駁回決定，于指定期間內向國家知識產權局申請駁回復審程序，經國家知識產權局審理認為：商標中含有的“桂”字為“廣西”的簡稱，為我國縣級以上行政區劃地名，不得作為商標使用，申請商標已構成《商標法》第十條第二款所指的情形，決定訴爭商標在全部復審服務上的注冊申請予以駁回。“金天下公司”不服駁回復審決定，委托我北京高沃律師事務所在有效期間內提起行政訴訟程序。代理律師積極和當事人溝通案件，查閱卷宗，搜集、整理證據材料，據理力爭，通過多方面的努力，成功為“金天下公司”贏回了“桂大人及圖”商標的注冊。

一審法院經審理認定：本案中，訴爭商標為圖文組合商標，由中文“桂大人”、 英文“MASTER GUI”和官帽狀圖形構成。訴爭商標中雖含有“桂”字，但其后添加了“大人”字樣，且對應英文"MASTER GUI”和官帽狀圖形，訴爭商標整體上具有區別于地名簡稱的含義，故訴爭商標未構成《商標法》第十條第二款所規定之情形。

代理策略

高沃律所接受委托后，高沃律師團隊全面、深刻研討了案件，與客戶進行了溝通，詳細梳理了案件證據材料，并制定了訴訟應對策略。代理律師主要從三大方面進行分析：

1、從商標本身入手進行分析：從整體外觀上看，申請商標是由漢字“桂大人”、英文“MASTER GUI”以及圖形構成的組合商標。圖形部分為“古代官帽”的形狀，漢字“桂大人”融入在圖形中，使得漢字擁有了極強的藝術性。圖形下方的漢字及英文采用規整書寫，易于識讀。從含義上看，標識中的“桂”字為姓氏之意；“大人”二字具有明顯的指向性與含義，為“在高位者，如王公貴族”。申請商標整體表達的是“一位桂姓的古代官人，人們對其尊稱為‘桂大人’”。標識中的英文“MASTER GUI”與“官帽”圖形也充分佐證了申請商標整體代表“姓桂的大人”的含義。所以，申請商標整體設計主題鮮明、含義深刻。

2、從《商標法》第十條第二款“地名條款”的規定入手進行分析：《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第六條規定，商標標志由縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區別于地名的含義，人民法院應當認定其不屬于商標法第十條第二款所指情形。首先，本案中申請商標“桂大人及圖”是作為一個整體出現的，與單獨的縣級以上行政區劃名稱“廣西”的簡稱并不相同，具有區別于地名的其他含義。其次，從消費者角度來說，申請商標的文字構成為“桂大人”，并非被訴決定所認定的縣級行政區劃“廣西”，二者并無直接、必然的聯系。

3、從審查一致性角度入手進行分析：經商標查詢，在第39類別含有“桂”要素并已核準注冊或初步審定的商標有190多件。如：桂時光、桂游記、桂境界、桂遠航、桂票、桂景等等。上述舉證商標中均含有“桂”字，并沒有由于“桂”為縣級以上行政區劃地名被駁回，從事實上論證申請商標也是具備可注冊性的。《商標法》第十條第二款作為絕對性條款，相對于損害特定民事主體利益的禁止商標注冊的相對理由條款而言，絕對理由條款的個案衡量空間應當受到嚴格限制，即對于是否違反地名條款進行判斷的裁量尺度更不應變動不居。國家知識產權局應當秉持審查標準一致性原則評審案件，以此維護法律適用統一性。

高沃點評

正如本案判決書中闡述的：限制地名作為商標注冊，一方面是源于顯著性的考慮，由于將地名使用在商品或者服務上，相關公眾可能認為其是對商品產地或服務提供地的表述，無法發揮商標所應具有的將某一提供者與其他提供者區別開來的功能。另一方面是基于壟斷的考慮，將地名作為商標使用，會使注冊人在該地名上獲得排他權，不公平地妨礙他人在商業活動正常使用地名。

但如果包含地名要素的商標具備顯著性并且不會造成壟斷的情況下，則具備商標的識別作用。在理解“地名整體上具有其他含義”時，可以概括為以下三個方面：（1）訴爭商標僅由地名構成，該地名具有其他含義的；（2）訴爭商標包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區分的；（3）訴爭商標包含地名，整體上雖不能與該地名相區分，但經過使用足以使公眾將其與之區分的。本案中，訴爭商標文字“桂大人”雖然含有所謂的地名文字“桂”，但是并不是以地名元素存在于標識中，由于文字“大人”的存在，已經將地名完全稀釋，商標文字整體出現不會直接指向地名“廣西”，正是符合上述第（2）項之規定，使得標識整體上形成了區別于地名的其他含義，起到標識服務來源的作用。故經法院審理，認定申請商標沒有違反《商標法》第十條第二款之規定，支持了我方的訴訟請求。

客戶評價

“金天下公司”對高沃律師的專業水準和精致服務給予了高度贊揚，對來之不易、無比艱難的商標維權之路的成功倍感珍惜，有了商標權就可以更加有信心地拓展公司項目。

感謝所有合作客戶對高沃專業服務的認可和肯定，我們將更加努力，以“全心全意為客戶創造價值”為使命，為客戶提供更加優質的知識產權服務！